De klimaatcrisis behoort tot een van de grootste uitdagingen van deze tijd. We zijn ons er steeds meer van bewust dat we iets aan onze leefstijl moeten veranderen. De transitie van een ‘Take, make, use, waste’ – economie naar een circulaire economie is daarbij noodzakelijk. Hiervoor is het belangrijk dat producten gerepareerd en hergebruikt kunnen worden. De Europese Commissie spreekt zelfs van een ‘recht op reparatie’ en publiceert actieplannen om dit doel te bereiken. Het IE-recht, en dan met name het merkenrecht, kan echter worden gezien als een obstakel voor de circulaire economie. Intellectuele eigendomsrechten (hierna: IE-rechten) zijn juist tegen het licht van de industriële revolutie ontstaan om fabrikanten te stimuleren méér te ontwikkelen en te creëren. Zo is het maar de vraag of merkproducten zomaar mogen worden gerepareerd door derden om vervolgens te worden verder verhandeld of dat de merkhouder zich hiertegen kan verzetten.
Door Ariane van Asten, aankomend masterstudent aan de Universiteit Utrecht
Recent speelde er een zaak bij de Hoge Raad omtrent ‘EPAL-pallets’.[1] Daarbij ging het om pallets van het merk EPAL die PHZ b.v. repareerde en verder verhandelde zonder toestemming van merkhouder EPAL. In deze zaak speelde de vraag of EPAL een gegronde reden had volgens artikel 15 lid 2 Uniemerkenverordening om zich tegen deze verdere verhandeling van de pallets te verzetten of dat de pallets in dit geval ‘uitgeput’ waren volgens artikel 15 Uniemerkenverordening zodat verdere verhandeling wel mogelijk was. Op deze kwestie ziet het uitputtingsleerstuk toe.
Het uitputtingsleerstuk binnen het merkenrecht
Je verkrijgt een merk door deze in te schrijven. Binnen de Europese Unie is het mogelijk bescherming in alle lidstaten te krijgen via inschrijving van het merk bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU, ofwel EUIPO. Merken worden voornamelijk gebruikt om producten te identificeren en ervoor te zorgen dat marktdeelnemers met elkaar kunnen communiceren. Een bekend merk is bijvoorbeeld Coca-Cola. In beginsel mag deze merkhouder het merk als enige in het economische verkeer gebruiken en mag hij optreden tegen derden wanneer zij zonder zijn toestemming inbreukmakend gebruik maken van het merk volgens artikel 9 Uniemerkenverordening.
Op deze regel is echter een uitzondering: het uitputtingsleerstuk. Het uitputtingsleerstuk houdt kort gezegd in dat zodra de merkhouder zijn product binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verhandelt, hij zich vervolgens niet kan verzetten tegen verdere verhandeling van zijn product. Dit is gecodificeerd in artikel 15 Uniemerkenverordening. In dat geval kan de merkhouder bijvoorbeeld niet voorkomen dat zijn ‘merkwaar’ in advertenties wordt gebruikt ter promotie van het product of dat het wordt doorverkocht. De gedachte hierachter is dat de merkhouder al een passende vergoeding heeft gekregen voor zijn merkwaren en anders voor altijd een monopolie blijft houden op latere verkooptransacties.
De gegronde reden-clausule
Op uitputting is ook weer een uitzondering. Het verbodsrecht van de merkhouder kan namelijk herleven als hij een gegronde reden heeft zich tegen de verdere verhandeling te verzetten volgens artikel 15 lid 2 Uniemerkenverordening. In het artikel zelf worden wijziging of verslechtering van de toestand van het merkwaar als voorbeelden van een gegronde reden gegeven. Het is echter niet zo dat élke toestandswijziging of verslechtering van het merkproduct grond is voor een gegronde reden. Het begrip is grotendeels ingevuld door jurisprudentie van het Hof van Justitie (HvJ). Om te bepalen of er sprake is van een gegronde reden wordt telkens een belangenafweging gemaakt tussen de belangen van de merkhouder en onder andere de belangen van de consument, de betrokken handelsmarkt en het vrije verkeer van goederen. Uit de jurisprudentie volgt dat gegronde redenen van de merkhouder kunnen zijn dat het verdere gebruik van het merkwaar in het economische verkeer de reputatie van de merkhouder kan schaden[2]; dat er onterecht een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder wordt gewekt[3]; of dat de herkomst van het product niet meer te achter halen is[4].
Een voorbeeld hiervan is dat Dior zich ertegen kan verzetten dat Kruidvat adverteert met Dior parfumflesjes. In dit geval schaadt de verdere verhandeling van de Dior parfumflesjes door Kruidvat de reputatie van Dior als luxemerk.[5] Dior heeft dan dus een ‘gegronde reden’ volgens artikel 15 lid 2 Uniemerkenverordening.
Obstakel voor circulaire economie
De gegronde reden-clausule kan een obstakel voor de circulaire economie vormen wanneer er snel een gegronde reden voor de merkhouder wordt aangenomen om zich te kunnen verzetten tegen bijvoorbeeld reparatieprojecten waarbij merkwaren betrokken zijn (zoals de EPAL/PHZ-zaak). Wegens schikking in de EPAL/PHZ zaak is er nog geen antwoord gegeven op de vraag of/en wanneer de merkhouder een gegronde reden heeft zich tegen de verdere verhandeling van de gerepareerde pallets door PHZ te verzetten. Artikel 15 lid 2 Uniemerkenverordening zegt echter specifiek dat een wijziging van de toestand van het merkwaar een gegronde reden kán opleveren. In dit geval kan een sterke neiging naar bescherming van het merkenrecht van de merkhouder duurzaamheidsinitiatieven, zoals reparatieprojecten, in de weg zitten. Vanuit het milieustandpunt kunnen er echter vraagtekens worden gezet bij het feit dat reparaties van duurzame gebruiksartikelen tot rechtszaken kunnen leiden.[6]
Mogelijke oplossing: interpretatie van duurzaamheidsargumenten
Vanuit de literatuur wordt als mogelijke oplossing gegeven dat bij de interpretatie van de ‘gegronde reden’ ook milieubelangen moeten worden meegewogen. De rechter moet dan duurzaamheidsargumenten meewegen bij de interpretatie van deze open norm. Duurzaamheidsargumenten zijn bijvoorbeeld argumenten die duurzaamheids-doelstellingen zoals het ‘recht op reparatie’ ondersteunen.
In een recente zaak omtrent het navullen en vervolgens doorverkopen van Sodastream flessen door MySoda zonder toestemming van merkhouder Sodastream heeft het HvJ bepaald dat de flessen in dit geval waren uitgeput.[7] SodaStream kan zich er dus niet tegen verzetten dat MySoda gemerkte koolstofdioxide flessen van SodaStream navult zodat consumenten hier vervolgens opnieuw bruiswater van kunnen maken. Het HvJ hecht hierbij grote waarde aan het feit dat de flessen in het licht van de ‘recyclingslogica’ bedoeld zijn om meermaals gebruikt te worden. Het was hierbij wel van belang dat uit het etiket duidelijk bleek dat er geen commerciële band tussen MySoda en SodaStream was. Deze zaak lijkt een kentering te zijn in het gebruik van duurzaamheidsargumenten bij de bepaling van de ‘gegronde reden’ volgens artikel 15 lid 2 Uniemerkenverordening. Tot deze zaak sprak de rechter niet over milieubelangen en was er een sterke neiging naar bescherming van het merkenrecht van de merkhouder. Het is de vraag of de rechter na de SodaStream/MySoda standaard duurzaamheidsargumenten zal meewegen bij de interpretatie van de gegronde reden.
Ook een gastartikel schrijven? Lees hier meer over de mogelijkheden.
VOETNOTEN
[1] HR 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:26 (EPAL/PHZ).
[2] HvJ 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517 (Dior/Evora) r.o. 48.
[3] HvJ 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82 (BMW/Deenik), r.o. 64.
[4] HvJ 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416 (Portakabin/Primakabin), r.o. 93.
[5] HvJ 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517 (Dior/Evora) r.o. 48.
[6] Zie D.W.F. Verkade, annotatie bij BenGH 6 november 1992, ECLI:NL:XX:1992:AB9577 (AP/Valeo), NJ 1993/454.
[7] HvJ EU 27 oktober 2022, C-197/21, ECLI:EU:C:2022:834 (Soda-Club en SodaStream/MySoda).