ECLI:NL:RBAMS:2021:7841 (Wendy’s vs. Wendy’s: executiegeschil)

Rechtbank Amsterdam, 29 december 2021, een executiegeschil tussen de Zeeuwse snackbar Wendy’s en de Amerikaanse fastfoodgigant Wendy’s
(ECLI:NL:RBAMS:2021:7841)

Essentie

Ze worden ook wel David en Goliath genoemd; de Zeeuwse snackbar Wendy’s en de gelijknamige Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s International. Onderhavige zaak betreft wederom een geschil tussen de Zeeuwse snackbarhouder, de Amerikaanse fastfoodketen en haar dochterondernemingen, in een juridische strijd die al 25 jaar aan de gang is. De rechten voor de merknaam Wendy’s liggen sinds het vonnis van de rechtbank Middelburg in 2000 bij de Zeeuwse snackbarhouder. Het geschil voor de rechtbank Amsterdam betreft de vraag of Wendy’s International de verboden uit dit vonnis overtreden heeft.

Rechtsregel

Er kan niet gesproken worden van een merkinbreuk indien er sprake is van een ander merkgebruik.

Inhoud

De rechten voor de merknaam Wendy’s liggen sinds het vonnis van de rechtbank Middelburg in 2000 bij de Zeeuwse snackbarhouder. Voor Wendy’s International houdt dit vonnis in dat zij de handelsnaam Wendy’s niet meer mogen gebruiken. De Zeeuwse snackbarhouder stelt dat Wendy’s International door de oprichting van twee (indirecte) dochterondernemingen, WN en WNH, het vonnis uit 2000 overtreedt en daardoor dwangsommen heeft verbeurd. Voorgaande heeft de Zeeuwse snackbarhouder bij exploot van 20 mei 2020 aan Wendy’s International betekend, waarbij gelijktijdig de dwangsommen zijn aangezegd en een bevel tot betaling gedaan is. Wendy’s International heeft echter geen gehoor gegeven aan het bevel tot betaling. In onderhavige zaak eist de Zeeuwse snackbarhouder primair dat voor recht wordt verklaard dat Wendy’s International voor 6,5 miljoen aan dwangsommen heeft verbeurd.

De Zeeuwse snackbarhouder stelt dat de verboden uit het vonnis van 2000 gelden voor alle ondernemingen van The Wendy’s Company (houdstermaatschappij). Daarom moet het oprichten van WN en WNH gezien worden als handelingen verricht door Wendy’s International. Met als gevolg dat er een schending heeft plaats gevonden van het vonnis uit 2000. Wendy’s betwist dit echter en stelt dat WN en WNH niets te maken hebben met het geschil tussen de Zeeuwse snackbarhouder en Wendy’s International. Naar het oordeel van de rechtbank is de stelling van Wendy’s International onjuist. Ook (indirecte) dochterondernemingen van Wendy’s International moeten het vonnis respecteren. In de vennootschapsstructuur heeft Wendy’s International immers een van de hoogste posities. Daarmee wordt geacht dat Wendy’s International zeggenschap heeft binnen deze structuur. Zou het vonnis beperkt zijn tot Wendy’s International, dan zou zij een dochteronderneming kunnen starten die onder de naam ‘WENDY’S’ alsnog de verboden activiteiten kan ontplooien. De rechtbank stelt dat dit niet strookt met de strekking en bedoeling van het vonnis uit 2000.

Het verbod uit het vonnis van 2000 was gegrond op artikel 13A lid 1 sub a en b BMW. In r.o. 4.13 beschrijft de rechtbank dit als “een verbod van het gebruik van een teken dat gelijk is aan, respectievelijk overeenstemt met een merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde, respectievelijk soortgelijke waren of diensten, en – wat de b-grond betreft – dat daardoor bij het publiek een associatie kan worden gewekt tussen het teken en het merk.” Kortom, het is Wendy’s International verboden om ‘WENDY’S’ te gebruiken. De rechtbank oordeelt echter dat er in onderhavige zaak sprake is van een ander soort merkgebruik op grond van artikel 13A lid 1 sub c en d, immers het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren of diensten. Nu WN en WNH zich bezighouden met interne financiering en holdingactiviteiten, kan gesteld worden dat zij andere bedrijfsactiviteiten verrichten dan de Zeeuwse snackbar. De rechtbank oordeelt dat WN en WNH zich richten tot een ander publiek, en dat er om die reden ook geen publieke verwarring kan ontstaan met de Zeeuwse snackbar. De Zeeuwse snackbarhouder wordt in deze procedure dus in zijn ongelijk gesteld. Een overtreding van het vonnis uit 2000 is niet vast komen te staan.  De rechtbank plaatst echter nog wel de kanttekening dat een dergelijke publieke verwarring wel kan ontstaan indien Wendy’s International of een van haar dochterondernemingen in de Benelux activiteiten gaan ontplooien die in verband staan met fastfood, voedselwaren en horecadiensten.