Hoge Raad 1 maart 2024, Grenzen van octrooibescherming en equivalentie
(ECLI:NL:HR:2024:293)
Essentie
In dit arrest van de Hoge Raad gaat het om een conflict over een octrooi (EP 948) dat in het bezit was van Tinnus Enterprises LLC, met Zuru Inc als licentiehouder, tegen [verweerster] B.V. Het betrof een octrooi voor een apparaat, systeem en methode voor het vullen van containers met vloeistoffen, specifiek gericht op een speelgoedproduct genaamd ‘Bunch O Balloons’, voor het vullen van waterballonnen.
Rechtsregel
Aan de hand van de tweestappenbenadering legt de Hoge Raad het octrooi uit. Hierbij wordt eerst bepaald of het product of de werkwijze van een derde voldoet aan alle kenmerken van de octrooiconclusie. Als dit niet het geval is, wordt vervolgens beoordeeld of het element dat afwijkt toch als equivalent kan worden beschouwd en dan toch nog bescherming geniet van het octrooi.
Inhoud arrest
Het octrooi van Tinnus betreft een apparaat voor het gelijktijdig vullen van meerdere waterballonnen, waarbij elke waterballon middels een elastische ring aan een holle buis is verbonden. Verweerster importeerde een vergelijkbaar product, wat leidde tot de juridische strijd over octrooi-inbreuk. De kern van het geschil ontstond toen de douane in Rotterdam op verzoek van licentiehouder Zuru een voor verweerster bestemde container vasthield. Deze actie werd door Zuru ingesteld omdat zij van mening was dat deze waterballonvullers inbreuk maken op hun octrooirechten. De producten werden beschouwd als directe concurrentie voor het ‘Bunch O Balloons’-product en een mogelijke schending van de octrooibescherming die Tinnus en Zuru hadden op deze specifieke ontwikkeling. Verweerster betwistte deze claim en voerde aan dat haar waterballonvullers niet onder de beschermingsomvang van EP 948 vielen. Dit heeft tot een juridische discussies geleid. Deze juridische discussies omvatten technische details over het ontwerp, de werking van de waterballonvullers en ook de interpretatie van het octrooi. Het geschil richtte zich met name op de interpretatie van het octrooi. Er werd bekeken of de producten van verweerster als equivalent beschouwd konden worden aan de in het octrooi beschreven uitvinding. Daarnaast werd onderzocht of dit al dan niet binnen de grenzen van de octrooibescherming viel.
Bij de rechtbank in eerste aanleg vorderden Tinnus en Zuru een verklaring voor recht dat verweerster inbreuk had gemaakt op het EP 948 octrooi. Verweerster vorderde op haar beurt nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 948 en stelde dat haar producten niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vielen. De rechtbank heeft geoordeeld het Nederlandse deel van EP 948 te vernietigen wegens gebrek aan inventiviteit en wees de overige vorderingen van beide partijen af.
Vervolgens zijn beide partijen in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank. Tinnus en Zuru wilden het oordeel van de rechtbank omkeren. Verweerster daarentegen zocht naar bevestiging van de niet-inbreuk en mogelijke verdergaande nietigverklaringen. Het hof is niet geheel meegegaan in de gedachtegang van het oordeel van de rechtbank. Het hof was namelijk van oordeel dat het Nederlandse deel van EP 948 niet volledig vernietigd had moeten worden. Daarnaast oordeelde het hof dat de producten van verweerster niet ‘letterlijk’ de kenmerken van het octrooi volgden en wees het beroep op equivalentie af.
Hierna hebben Tinnus en Zuru cassatie ingesteld tegen de beslissing van het hof. Dit deden zij met name tegen de toepassing van de tweestappenbenadering bij de uitleg van het octrooi. Ook waren zij het niet eens met de conclusies over equivalentie. De Hoge Raad verwerpt het principale beroep van Tinnus en Zuru en bevestigt het oordeel van het hof. De Hoge Raad is van oordeel dat de tweestappenbenadering juist is en dat de producten van verweerster niet onder de letterlijke beschermingsomvang van het
octrooi vallen. Daarnaast is volgens de Hoge Raad geen sprake van equivalentie. De Hoge Raad benadrukt dat het gerechtshof een juiste balans had gevonden tussen de bescherming van de octrooihouder en de rechtszekerheid voor derden.