ECLI:NL:GHSHE:2021:3295 (Wendy’s vs. Wendy’s)

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 2 november 2021, normaal gebruik van Beneluxmerk door Zeeuwse snackbar Wendy’s
(ECLI:NL:GHSHE:2021:3295)

Essentie

Er heerst een jarenlange strijd tussen de Amerikaanse fastfoodketen “Wendy’s” en de gelijknamige snackbar gevestigd in Zeeland. In een eerdere zaak is geoordeeld dat de Zeeuwse snackbar eigenaar is van de handelsnaam “Wendy’s” in de Benelux. In onderhavige zaak stelt de Amerikaanse fastfoodketen dat de Zeeuwse snackbar het merk niet normaal gebruikt en daarom vervallen verklaard moet worden. De Amerikaanse fastfoodketen zou zelf graag vestigingen openen onder de naam “Wendy’s” in de Benelux, maar de Zeeuwse snackbar verhindert dit. Het hof oordeelt echter dat er sprake is van normaal gebruik. De Zeeuwse snackbar mag haar Beneluxmerk behouden.

Rechtsregel

Er is sprake van normaal gebruik van een merk indien het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, wordt gebruikt om voor waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is. Dat een merk gering gebruik wordt doet daar niets aan af.

Inhoud

Een Zeeuwse snackbar is eigenaar van het Benelux woordmerk “Wendy’s”. In de onderhavige procedure vordert de gelijknamige Amerikaanse keten voor recht te verklaren, dat de rechten van de snackbar zijn vervallen voor alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De Amerikaanse keten stelt namelijk dat er geen sprake is van normaal gebruik van het merk in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE.

Principaal hoger beroep

Het principaal hoger beroep ziet op de vraag of het merk “Wendy’s” door de snackbarhouder normaal is gebruikt in de Benelux voor diensten in klasse 43 (horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars). Naar het oordeel van het hof moet deze vraag ontkennend beantwoord worden, aangezien er wel sprake is geweest van normaal gebruik. De maatstaf die het hof hanteert is (samengevat) als volgt: er kan gesproken worden van normaal gebruik van een merk indien het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, wordt gebruikt om voor waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is. Dat een merk gering gebruik wordt doet daar niets aan af.

Allereerst stelt het hof vast dat de snackbar (met één vestiging) onder klasse 43 valt en meer specifiek dat de door de snackbarhouder verleende horecadiensten aan de hand van de gebruiken van ‘buurtsnackbars’ beoordeeld dient te worden. Buurtsnackbars hebben vaak slechts één lokale vestiging en zijn dominant in de Benelux (ten overstaan van grote formulespelers).

Het hof oordeelt dat het geen vereiste is voor normaal gebruik dat een buurtsnackbar meerdere vestigingen heeft en vestigingen moet hebben in meerdere regio’s/landen in de Benelux. Tevens volstaat kwantitatief gering gebruik van een merk; er bestaat geen de-minimisregel. In onderhavige zaak voert de snackbarhouder zijn handelsnaam niet alleen in zijn logo, maar ook op: het interieur van de snackbar, reclameborden, verpakkingen, kassabonnen, bedrijfskleding en sponsering activiteiten. Het hof komt tot de conclusie dat de snackbarhouder het merk “Wendy’s” gebruikt heeft ter aanduiding en onderscheiding van de horecadiensten van zijn buurtsnackbar, daarvoor is een afzet te vinden of te behouden in de Benelux. Het gebruik van de handelsnaam heeft daarmee een werkelijk commercieel doel gediend. De snackbarhouder heeft het merk “Wendy’s” normaal gebruikt.

Incidenteel hoger beroep

De Amerikaanse keten heeft in incidenteel hoger beroep aangevoerd dat er geen sprake is van normaal gebruik in de Benelux van waren in de klassen 29 en 30 (snacks en snackproducten).  De snackproducten van de snackbarhouder zijn namelijk voorgefabriceerde, bevroren en ingekochte producten. Tevens worden de snackproducten verkocht onder de generieke naam (bijvoorbeeld ‘kroket’, ‘kaassoufflé’). Het hof is van oordeel dat er inderdaad sprake is van niet-normaal gebruik in de Benelux, thans de producten niet worden verkocht onder de naam “Wendy’s”. Bij publiek wordt niet de indruk gewekt dat er een materieel verband bestaat tussen de snacks en de snackbar.

De snackbarhouder beroept zich op enkele specifieke producten die de handelsnaam wel dragen (de Wendy’s burger, de Wendy’s Stick en de Wendy’s snack). Het hof oordeelt echter dat er geen inspanningen zijn verricht om afzet in de Benelux te vinden of te behouden omtrent deze specifieke producten (d.m.v. bijvoorbeeld aparte verpakkingen). Daarnaast is de omzet van deze specifieke producten zeer gering. Naar het oordeel van het hof kan niet gesproken worden van een reële commerciële exploitatie gelet op de kenmerken van de markt en is er geen sprake van normaal gebruik.